Vers van de pers! Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft op 5 juni 2024 geoordeeld (link) dat de Amerikaanse fastfoodketen McDonald’s haar Europese merk ‘Big Mac’ -dat sinds 1996 staat ingeschreven- niet ‘normaal heeft gebruikt binnen een aaneengesloten periode van vijf jaar’ binnen de Europese Unie ten aanzien van onder meer kip producten. McDonald’s had haar merk ingeschreven niet alleen voor rundvlees producten, maar ook voor andere categorieën zoals dus kip producten.

Om deze reden verliest McDonald’s haar merkrecht voor deze categorie.

De zaak begon in 2017 al, toen Supermac’s -een Ierse fastfoodketen- het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) verzocht om het ‘Big Mac’ merk te schrappen. Een belangrijke regel uit het merkenrecht is namelijk dat je als merkhouder je merk wel daadwerkelijk moet gebruiken. Als je dit langer dan vijf jaar niet doet, kan een concurrent jouw merkrecht vervallen laten verklaren. Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk wordt gebruikt om, voor de waren waarvoor het is aangevraagd, een afzet te vinden of te behouden. Het gebruik moet een zodanige omvang hebben dat commerciële exploitatie reëel is.

De vijfjaar-gebruiksregel is logisch, omdat anders bedrijven een oneerlijk monopolie verkrijgen in de markt. Met een merkrecht verkrijg je immers voor 10 jaar het alleenrecht om waren of diensten af te zetten waarvoor je het merk hebt ingeschreven. Én kan je concurrenten dat verbieden. Bovendien is het een correctiemechanisme op het merkenregistratiesysteem. De registers zouden zonder de vijfjaar-gebruiksregel overvol raken.

Terug naar 2017. Het EUIPO beperkte destijds het ‘Big Mac’ merk al enigszins, maar liet het wel in stand voor kip producten. Supermac’s liet het er niet bij zitten, procedeerde door en halen nu hun gelijk. Het HvJ EU oordeelt dat ook ten aanzien van onder meer kip producten het ‘Big Mac’ merk komt te vervallen.

McDonald’s heeft onvoldoende aangetoond dat zij het merk voor deze categorie van producten normaal heeft gebruikt, aldus het Hvj EU. Het bewijs dat McDonald’s aandroeg met betrekking tot onder meer verkoopaantallen -er bleek ergens een kip BigMac variant in de EU te circuleren, waarmee wel sprake was van ‘normaal gebruik’, aldus McDonald’s- was onvoldoende. Constant gebruik, wat dus betekent constant kip producten verkopen onder het merk ‘Big Mac’, voor een periode van vijf jaar binnen de EU, kon McDonald’s simpelweg niet hardmaken.

De zaak leert ons (wederom) dat het aan te raden is om als merkhouder actief en grondig te documenteren waar, hoe en hoe vaak je jouw merk gebruikt. Hoe meer bewijs je hebt, hoe sterker je staat, indien een concurrent jouw merk wil laten schrappen wegens ‘niet-normaal gebruik binnen vijf jaar’. Hou dus alles bij en bewaar alles goed.

Ben jij ondernemer en heb jij vragen over jouw ingeschreven merk? Of heb je nog geen ingeschreven merk en gebruik je alleen een handelsnaam, maar wil je mogelijk wel een merk gaan inschrijven? Neem dan contact op met Thomas van Weeren of één van onze andere specialisten.