Nike teruggefloten om ‘footware’
Europese rechter: Nike mag schoenen geen ‘footware’ noemen.
Sportmerken, zoals Nike, ontwikkelen sinds een paar jaar zogenaamde ‘slimme schoenen’. Denk bijvoorbeeld aan de Nike Adapt BB: een zelfstrikkende basketbalschoen. In een poging haar positie in deze markt te versterken, wilde Nike een nieuw EU-merk inschrijven: ‘FOOTWARE’. Concurrent Puma was het hiermee oneens en ging de juridische strijd aan. Lees in deze blog hoe dit afliep.
Merkregistratie
In het kader van haar nieuwe ‘smart shoes’, registreerde Nike dit merk voor de volgende waren en diensten:
- Klasse 9: computer hardware en software in het kader van het Internet of Things (alledaagse voorwerpen die ‘slim’ gemaakt zijn).
- Klasse 38: telecommunicatie diensten voor het doorgeven van de data van het naar het voorwerp.
- Klasse 42: software die integratie van het voorwerp met andere apparaten en applicaties mogelijk maakt
Het gevolg van het nieuwe Nike merk was dat concurrent Puma haar slimme schoenen niet mocht verkopen met gebruik van de benaming ‘Footware’. Dit recht had Nike met haar nieuwe merk geclaimd. Puma vroeg daarom (op 18 maart 2020) aan het EUIPO om het nieuwe merk van Nike te schrappen. Hun juridisch argument: dat het beschrijvend zou zijn.
Beschrijven
Een belangrijke regel in het merkenrecht is dat merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming (intended purpose/use), waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, niet als merk kunnen worden ingeschreven. Dit volgt uit artikel 7 lid 1 sub c van Richtlijn 2017/1001. Samengevat: een merk mag niet beschrijvend zijn voor de waren of diensten waarvoor het wordt ingeschreven. Het Hof van Justitie van de Europese Unie – de hoogste rechter binnen het merkenrecht – oordeelde in 2003 in het arrest Biomild (C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87) al dat de inschrijving van een woord als merk moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
Dit is logisch, omdat merkhouders anders een oneerlijke concurrentiepositie in de Europese markt zouden krijgen. Met een geldig merkrecht mag je namelijk anderen verbieden dezelfde of vergelijkbare waren of diensten aan te bieden onder gebruik van jouw merk. Maar als jouw merk een kernmerk van deze waren of diensten omschrijft, wordt de vrije markt geblokkeerd. Het wordt dan immers lastig voor derden om de markt te betreden zonder direct inbreuk te maken op iemands merkrecht.
Puma vs. Nike
Terug naar de zaak. Het EUIPO was het in 2020 met Puma eens. Ook de zaak in beroep won Puma. Nike stapte daarom naar het Gerecht, een lagere Europese rechter. Nike voerde onder meer de argumenten aan dat Puma haar bewijs te laat had ingediend, het EUIPO haar juridische onderzoek naar de beschrijvend-heid niet goed had uitgevoerd én dat ‘FOOTWARE’ ook überhaupt helemaal niet beschrijvend is voor de klassen waarvoor het was ingeschreven. Het publiek in de EU zou deze connectie helemaal niet maken, aldus Nike. Kortom: haar merk was gewoon geldig. Nike verzocht het Gerecht de beslissing van het EUIPO ongedaan te maken.
Het Gerecht wees echter alle argumenten van Nike af. Zij oordeelde onder meer dat het EUIPO terecht had geoordeeld dat de term ‘Footware’, voor het relevante publiek in de EU duidelijk informatie bevatte over de bestemming (intended purpose/use) van de waren en diensten waarvoor het merk ‘FOOTWARE’ was ingeschreven. Voor dit relevante publiek in de EU, aldus het Gerecht, was het namelijk anno 2024 inmiddels echt wel duidelijk dat veel schoenen in de markt nu ‘smart’ zijn, waardoor de term ‘footware’ beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het was ingeschreven. Met andere woorden: de term ‘footware’ verschaft informatie over de bestemming (intended purpose/use) van de gekozen waren de diensten (de voornoemde klassen 9, 38 en 42), meer specifiek dat dergelijke waren en diensten veelvuldig worden ingezet voor het gebruik in schoenen, en is daarom beschrijvend. Op grond van artikel 7 lid 1 sub c van Richtlijn 2017/1001 dient het merk daardoor te worden geschrapt. Het gevolg van deze uitspraak is dat Nike niet meer het alleenrecht heeft om haar slimme schoenen te verkopen onder gebruik van het merk ‘Footware’.
Tot slot
Nike kan nog in beroep bij Het Hof van Justitie van de Europese Unie, wat zij hoogstwaarschijnlijk ook zal doen. Het laatste is hier dus nog zeker niet over gezegd. Heb jij vragen over deze blog of over merkrecht in het algemeen? Neem dan gerust contact op met Thomas van Weeren.
Liever direct contact opnemen?
Schroom niet, bel of mail ons vandaag nog
Op de hoogte blijven?
Laat je e-mailadres achter en ontvang als eerste onze laatste blogs en updates in je mailbox.